El Tribunal Supremo sentencia que solo Bimbo puede usar la marca Donut

La sentencia, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el 28 de octubre, pone fin a una batalla legal que Grupo Bimbo (entonces Bakery Donuts Iberia) comenzó en 2017 para defender su marca Donuts contra Atlanta Restauración Temática, una compañía de comercio al por mayor y distribución en el sector de hostelería. Esta comercializaba un producto denominado Redondoughts que describía como ‘Donut’ y provocó que Grupo Bimbo, titular de esta marca desde septiembre de 1962, acudiera a los tribunales.

La primera consecuencia fue una sentencia dictada en primera instancia que desestimaba íntegramente la demanda al no apreciar riesgo de que los productos se confundiesen y al considerar que iban dirigidos a públicos diferentes. Sin embargo, Grupo Bimbo continuó su proceso legal ante los tribunales primero con un recurso de apelación, que también fue desestimado, y después con un recurso extraordinario por infracción procesal y con un recurso de casación, que es el que ahora ha resuelto el Tribunal Supremo.

El Grupo Bimbo, en un comunicado oficial, celebra la sentencia y afirma que “este año marca un hito”, puntualizando que tras casi nueve años, “el Tribunal Supremo ha confirmado el renombre extraordinario de nuestra marca” y ha establecido que el uso del término “en el ámbito comercial constituye una infracción directa de nuestros derechos”, además de impedir “el uso de la palabra en genérico por terceros”.

El fallo del Tribunal Supremo descarta el argumento de que el término donut pueda usarse libremente porque aparece en la Real Academia Española (RAE) “ha de advertirse que el diccionario recoge el término con la tilde que se deriva de su pronunciación en español ‘dónut’ (no ‘Donut’) y con mención expresa a que proviene de la marca registrada Donut®, lo que excluye la genericidad” y estima que lo que utilizó Atlanta en su catálogo fue Donut y no ‘dónut’, recogido en el diccionario. La sentencia puntualiza que “podía haber utilizado otros términos similares, como roscos, rosquillas o berlinas para describir el mismo producto, sin necesidad de uso de la marca ajena”.

Pese a reconocer el uso indebido, descarta la indemnización por daños y perjuicios que la parte demandante (Grupo Bimbo) solicitaba y que estimaba en el 5% de la cifra de negocio obtenido por la demandada (Atlanta Restauración Temática) por los productos indebidamente comercializados. Así, el Supremo estima que “el uso de la marca Donut por parte de Atlanta se había producido, de manera muy limitada, única y exclusivamente en algunas partes no especialmente resaltadas de su página web, concretamente en la descripción de las rosquillas, pero no en la lista o relación de marcas de la empresa, ni en envases, envoltorios o presentaciones de sus productos; así como que en cuanto fue emplazada, la demandada eliminó dicho término de la página web. E incluso al oponerse al recurso de apelación, Atlanta manifestó que se comprometía formalmente a abstenerse de usar en el futuro el término Donut”. Además, la sentencia considera que el uso, aunque fue ilícito “tuvo lugar en un ámbito muy reducido de difusión dirigido a profesionales y fue tan fugaz en el tiempo y falto de resultado pernicioso desde un punto de vista patrimonial, que no está justificada la concesión de una indemnización”.

Carlos Tatay, Marketing VP de Grupo Bimbo España, ha declarado que “esta sentencia reconoce el esfuerzo constante de nuestros equipos y refuerza nuestra determinación por seguir innovando y liderando la categoría”. Tatay ha insistido en que “con esta victoria, reafirmamos nuestro compromiso: proteger lo que construimos con trabajo, innovación y respeto por el consumidor” y ha añadido que “para nosotros, proteger una marca como Donuts es también proteger la confianza y el afecto de generaciones enteras”.

Las reacciones dentro del sector de panadería y bollería no se han hecho esperar y en algunos casos se han compartido por redes sociales.

Olga Martínez, presidenta de Produlce, vicepresidenta de la asociación europea Caobisco y directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Gupo Bimbo Emea, se ha sumado a las felicitaciones a Grupo Bimbo desde su perfil en LinkedIn. “Celebramos una victoria histórica para Grupo Bimbo”, afirma. En su opinión “esta decisión sienta un precedente clave en la defensa de la propiedad intelectual en España y reconoce el enorme valor emocional, cultural y de calidad que Donuts ha construido durante décadas”.

Otras empresas del sector, como Krispy Kreme España también han reaccionado a través de LinkedIn: “Enhorabuena. Esto deja claro que no somos un d...t, somos Krispy Kreme España”.